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Estinzione di un marchio: un marchio si estingue per mancato rinnovo, per decadenza o per rinuncia del suo titolare.

Analizziamo, in particolare, le ipotesi di decadenza.

I casi di decadenza previsti dalla legge sono essenzialmente 3:

1) per volgarizzazione;

2) per sopraggiunta illiceità;

3) per mancato uso per 5 anni consecutivi.

 

Diamone una breve panoramica.

1) La volgarizzazione del marchio si realizza quando lo stesso perde una delle sue principali e più importanti caratteristiche: la distintività.

Si pensi al caso in cui, inizialmente, il marchio è percepito correttamente come indicatore di provenienza del prodotto o servizio da una certa impresa.

Successivamente lo stesso marchio diventa con il passare del tempo la denominazione generica dell’intera categoria dei prodotti o servizi contraddistinti.

Un marchio volgarizzato non è più un marchio, per cui chiunque può utilizzarlo.

La volgarizzazione è assolutamente da evitare in quanto comporta la decadenza del marchio e, di conseguenza la mancata protezione dagli abusi e dalle contraffazioni della concorrenza.

2) Altra causa di estinzione del marchio é la sua sopravvenuta illiceità, ovvero

  • se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
  • se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
  • per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.

Si parla di illiceità sopravvenuta perché, nel caso di iliceità originaria, il marchio sarebbe addirittura nullo.

3) Quanto all’ipotesi del mancato uso, il marchio decade se il titolare non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione (termine variabile a seconda del Paese in cui il marchio è registrato) o se ne sospende l’uso per un periodo ininterrotto di cinque anni (termine variabile a seconda dello Stato di registrazione del marchio).

Quanto sopra salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

E se un marchio viene meno per qualsiasi motivo? Chiunque potrà utilizzarlo!

Nei prossimi articoli analizzeremo, nello specifico, le ipotesi di estinzione di cui sopra.

Nel caso volessi approfondire alcune tematiche legate ai marchi, puoi consultare i seguenti articoli:

Avv. Lorenzo Coglitore

 

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Marchio di fatto: è possibile utilizzare un marchio non registrato e ottenere tutela contro chi deposita successivamente un marchio identico o simile?

Marchio di fatto validità e tutela

Il marchio è un segno distintivo finalizzato ad individuare prodotti e/o servizi di una specifica impresa.

Ogni marchio può essere registrato.

La registrazione, tuttavia, non è condizione di validità del marchio, il quale può esistere anche in assenza della stessa, configurando il cd. “marchio di fatto”, essendo possibile utilizzare un marchio non registrato, oppure registrarlo in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività imprenditoriale.

Il diritto ad utilizzare un marchio sorge con il semplice utilizzo dello stesso da parte dell’imprenditore; nello specifico, il valore dello marchio è strettamente legato alla sua notorietà presso il consumatore come segno distintivo e all’ambito territoriale in cui lo stesso è riconosciuto.

Ovviamente, chi utilizza un marchio di fatto è esposto al rischio che, nel frattempo, altro soggetto registri un marchio uguale e/o simile per un prodotto e/o servizio uguale o simile.

In tali casi, la tutela giuridica che l’ordinamento offre al titolare del marchio di fatto dipende dalla sua estensione territoriale.

Se il marchio è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non può impedire ad altri di utilizzare e/o registrare un marchio identico o simile, potendo esclusivamente proseguire l’utilizzo dello stesso nel medesimo ambito territoriale in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Diverso il caso in cui un marchio di fatto sia diffuso a livello nazionale: il titolare dello stesso potrà adire l’Autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento della nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti /o servizi identici o affini.

La giurisprudenza ha evidenziato che, nella realtà attuale, il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale, in quanto rendono agevole e “normale” che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa.

La notorietà locale pare, quindi, doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale.

La tutela del marchio di fatto va ricondotta alle norme concernenti la concorrenza sleale in termini di confusione tra i consumatori circa la provenienza di un determinato prodotto e/o servizio.

Si tenga presente, in ogni caso, che se i consumatori – nonostante l’identità del segno – sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi il rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare; ne consegue, per l’effetto, l’assenza di qualsivoglia tutela in capo al titolare del marchio di fatto.

Sei un imprenditore e pensi che altri stiano utilizzando indebitamente il tuo marchio di fatto? Contatta uno dei nostri professionisti e verifica la Tua situazione.