Articoli

Tempo di lettura: 2 minuti

Si è in presenza di contraffazione per equivalenti quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella tutelata da un brevetto ma non del tutto identica.

Contraffazione per equivalenti

Se l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico risolto dall’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati, si ha una contraffazione per equivalenti.

Tale forma di contraffazione non ha una definizione normativa, ma è frutto di un’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina, utilizzata per estendere la tutela di un brevetto.

Sicuramente, un brevetto tutela il contenuto letterale delle rivendicazioni in esso presenti.

Ma non solo: la tutela può  essere estesa all’attuazione dell’invenzione con mezzi simili a quelli precisamente indicati nel brevetto.

Secondo i principi fondanti la contraffazione per equivalenti, dunque, è possibile estendere la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali dell’invenzione protetta, nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale del brevetto.

La nozione di contraffazione per equivalenti, tuttavia, è da sempre oggetto di un’interpretazione piuttosto restrittiva da parte dei Tribunali italiani, in considerazione del fatto che il suo abuso potrebbe consentire un’indebita estensione di tutala a favore del titolare del brevetto, a scapito della tutela dell’affidamento dei terzi e del progresso tecnico.

La giurisprudenza del Tribunale di Milano ne è un fulgido esempio.

Il Tribunale meneghino, infatti, utilizzando l’approccio del cd. “triple identify test”, negli anni ha affermato che si ha contraffazione per equivalenti esclusivamente quando l’oggetto incriminato svolga (1) la stessa funzione, (2) con le stesse modalità e (3) portando allo stesso risultato dell’elemento brevettato.

Sulla base di tale approccio, il il Giudice milanese, tra le varie ipotesi, ha negato vi fosse contraffazione per equivalenti

  • in un caso concernente un brevetto rivendincante un particolare tipo di cerniera, affermando che quella incriminata raggiungesse il medesimo scopo ma con modalità differenti;
  • nel caso di un brevetto rivendicante un dispositivo per la digitalizzazione automatica e per il rilevamento di sagome, reputando il Giudice le modalità di svolgimento della funzione differenti e, pertanto, non integranti contraffazione;
  • in un giudizio di contraffazione per equivalenti di un brevetto rivendicante un’invenzione di prodotto, consistente in una striscia di sicurezza portante informazioni a stampa in un titolo di credito, evidenziando il Giudice la diversità dei mezzi utilizzati per risolvere il medesimo problema tecnico.

Se vuoi maggiori informazioni in merito alla tematica della concorrenza sleale, Ti potrebbero interessare anche

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette

Concorrenza sleale e rapporto di concorrenzialità

Tempo di lettura: 2 minuti

Validità del brevetto: i requisiti e l’ambito di applicazione di un brevetto possono essere individuati  attraverso la combinazione delle singole rivendicazioni.

brevettoAnche la descrizione e i disegni allegati alla domanda servono a chiarire la portata delle rivendicazioni e, per l’effetto, la validità del diritto.

Nel luglio 2017 il Tribunale di Firenze si è pronunciato in merito ad un’ipotesi di contraffazione.

In particolare, la società “A” operante nel settore della produzione di macchine per caffè espresso agiva in giudizio nei confronti della società “B”.

“A” lamentava la contraffazione di un proprio brevetto italiano avente ad oggetto una macchina per caffè dotata di un particolare meccanismo per la regolazione della pressione dell’acqua e, per l’effetto, sviamento di clientela, confusione nel mercato di riferimento e danno all’immagine.

Si costituiva in giudizio “B”, la quale eccepiva che la propria macchinetta del caffè fosse conforme ad un proprio brevetto di utilità e ad un altro per invenzione, chiedendo così che il Tribunale accertasse la nullità del titolo brevettuale di “A” per carenza degli elementi di novità, originalità e sufficienza nella descrizione del prodotto.

Il Tribunale di Firenze ha respinto, anzitutto, le richieste formulate dalla società “A”, evidenziando come la macchina del caffè utilizzata da “B” non presentasse le medesime caratteristiche tutelate dal brevetto di “A”.

La circostanza più interessante, invece, è rappresentata dal ragionamento effettuato dal Tribunale che ha dichiarato la piena validità del titolo di “A”, pur essendo le singole rivendicazioni esaminate prive dei requisiti di novità e originalità, se considerate separatamente le une dalle altre.

Spiega il Tribunale, invece, che il brevetto in oggetto deve considerarsi valido alla luce dell’insieme delle rivendicazioni contenute nello stesso, ivi comprese le descrizioni e i disegni allegati alla domanda di brevetto.

Il Tribunale fiorentino ha evidenziato, infine, che deve considerarsi valido un brevetto che si presenti come complesso di più elementi, anche scoindibili tra loro, tutti però indirizzati verso l’unico obiettivo di risolvere un problema industriale in modo nuovo rispetto allo stato dell’arte.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela dei marchi e brevetti, contattaci cliccando qui.

Avv. Lorenzo Coglitore

Per ulteriori approfondimenti in tema di concorrenza sleale, ti possono interessare anche

Distinzione tra marchio debole e forte

Tutela di marchi e brevetti: come difendersi

marchio di fatto: validità e tutela

Tempo di lettura: 2 minuti

Si è in presenza di contraffazione per equivalenti quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella tutelata da un brevetto ma non del tutto identica.

contraffazione-per-equivalentiSe l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico risolto dall’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati, si ha una contraffazione per equivalenti.

Tale forma di contraffazione non ha una definizione normativa, ma è frutto di un’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina, utilizzata per estendere la tutela di un brevetto.

Sicuramente, un brevetto tutela il contenuto letterale delle rivendicazioni in esso presenti.

Ma non solo: la tutela può  essere estesa all’attuazione dell’invenzione con mezzi simili a quelli precisamente indicati nel brevetto.

Secondo i principi fondanti la contraffazione per equivalenti, dunque, è possibile estendere la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali dell’invenzione protetta, nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale del brevetto.

La nozione di contraffazione per equivalenti, tuttavia, è da sempre oggetto di un’interpretazione piuttosto restrittiva da parte dei Tribunali italiani, in considerazione del fatto che il suo abuso potrebbe consentire un’indebita estensione di tutala a favore del titolare del brevetto, a scapito della tutela dell’affidamento dei terzi e del progresso tecnico.

La giurisprudenza del Tribunale di Milano ne è un fulgido esempio.

Il Tribunale meneghino, infatti, utilizzando l’approccio del cd. “triple identify test”, negli anni ha affermato che si ha contraffazione per equivalenti esclusivamente quando l’oggetto incriminato svolga (1) la stessa funzione, (2) con le stesse modalità e (3) portando allo stesso risultato dell’elemento brevettato.

Sulla base di tale approccio, il il Giudice milanese, tra le varie ipotesi, ha negato vi fosse contraffazione per equivalenti

  • in un caso concernente un brevetto rivendincante un particolare tipo di cerniera, affermando che quella incriminata raggiungesse il medesimo scopo ma con modalità differenti;
  • nel caso di un brevetto rivendicante un dispositivo per la digitalizzazione automatica e per il rilevamento di sagome, reputando il Giudice le modalità di svolgimento della funzione differenti e, pertanto, non integranti contraffazione;
  • in un giudizio di contraffazione per equivalenti di un brevetto rivendicante un’invenzione di prodotto, consistente in una striscia di sicurezza portante informazioni a stampa in un titolo di credito, evidenziando il Giudice la diversità dei mezzi utilizzati per risolvere il medesimo problema tecnico.

Se vuoi maggiori informazioni in merito alla tematica della concorrenza sleale, Ti potrebbero interessare anche

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette

Concorrenza sleale e rapporto di concorrenzialità