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Packaging, contraffazione e concorrenza sleale: interessante pronuncia delle Sezioni Specializzate del Tribunale di Milano del 2016 relativamente ad un bene di consumo comune, ovvero un tubetto di colla.

Packaging, contraffazione e concorrenza sleale

La società Alfa conveniva in giudizio la società Beta lamentando comportamenti di contraffazione dei propri diritti industriali e di concorrenza sleale.

In particolare, Alfa riferiva di essere venuta a conoscenza che un proprio cliente e distributore, la società Beta, importava e commercializzava una colla che si poneva in rapporto di concorrenza sleale e di contraffazione rispetto alla propria, il cui nome costituiva marchio registrato e il cui packaging era sempre rimasto invariato sin dal 1972, risultando quest’ultimo pedissequamente copiato dal prodotto commercializzato da Beta.

Alfa lamentava, pertanto, l’illecito di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. ed, in particolare, quelle per uso di segno distintivo e confondibile altrui, per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, nonché contraffazione del marchio di forma di fatto, costituito dal packaging della propria colla.

Si costituiva in giudizio Beta, richiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, sostenendo la non confondibilità dei due prodotti.

In particolare, Beta evidenziava sia la diversità dei formati con cui le colle venivano commercializzate, sia il diverso nome e marchio apposto sulla confezione cartonata e sul tubetto che contiene il prodotto. Per quanto concerneva la concorrenza sleale, Beta sosteneva l’assenza di concorrenza parassitaria in quanto questa sussiste solo in presenza di un’imitazione continua, sistematica e durevole.

La questione centrale affrontata dal Tribunale di Milano riguarda i diritti che Alfa può vantare sul packaging del proprio prodotto.

A parere del Tribunale milanese, Alfa non avrebbe fornito alcuna prova in merito agli elementi costitutivi della contraffazione del marchio di fatto concernente il packaging della propria colla, ovvero la diffusione sul mercato della stessa e la convinzione radicatasi presso il pubblico dell’immediata riconducibilità di un simile marchio di forma ad Alfa medesima. La tutela concernente il marchio di fatto veniva, pertanto, rigettata.

Miglior sorte aveva l’ulteriore tutela invocata, vale a dire quella della concorrenza sleale: dalle fotografie e dai campioni depositati da Alfa – reputa il Tribunale – risulta chiaramente che il packaging dei prodotti contestati integri una pedissequa imitazione di quelli di Alfa . La copiatura sarebbe talmente evidente anche in ragion del fatto che la confezione di Beta richiamava persino un riferimento normativo riportato in modo sbagliato già nella confezione del prodotto di Alfa. Anche i tubetti e i box trasparenti in plastica risultano nel complesso una pedissequa copiatura di quelli di Alfa, così da determinare un forte richiamo nella percezione del consumatore, soprattutto al confronto a distanza che deve essere assunto a base della valutazione di confondibilità.

Il Tribunale ritiene, pertanto, sussistere l’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e per appropriazione dei pregi dell’altrui prodotto. Non ritiene, invece, che sia rinvenibile la concorrenza sleale parassitaria, avendo gli atti imitativi riguardato un solo prodotto.

La società convenuta veniva condannata al risarcimento del danno nella misura di Euro 15.000,00. Tale voce risarcitoria comprende sia il mancato guadagno, parametrato sulla base degli utili conseguiti dalla società Beta (Euro 9.108,48), sia il danno all’immagine (Euro 4.554,24, ovvero il 50% dei mancati guadagni) sia, infine, la rivalutazione monetaria e interessi legali (Euro 1.337,28).

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Marchio di fatto: è possibile utilizzare un marchio non registrato e ottenere tutela contro chi deposita successivamente un marchio identico o simile?

Marchio di fatto validità e tutela

Il marchio è un segno distintivo finalizzato ad individuare prodotti e/o servizi di una specifica impresa.

Ogni marchio può essere registrato.

La registrazione, tuttavia, non è condizione di validità del marchio, il quale può esistere anche in assenza della stessa, configurando il cd. “marchio di fatto”, essendo possibile utilizzare un marchio non registrato, oppure registrarlo in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività imprenditoriale.

Il diritto ad utilizzare un marchio sorge con il semplice utilizzo dello stesso da parte dell’imprenditore; nello specifico, il valore dello marchio è strettamente legato alla sua notorietà presso il consumatore come segno distintivo e all’ambito territoriale in cui lo stesso è riconosciuto.

Ovviamente, chi utilizza un marchio di fatto è esposto al rischio che, nel frattempo, altro soggetto registri un marchio uguale e/o simile per un prodotto e/o servizio uguale o simile.

In tali casi, la tutela giuridica che l’ordinamento offre al titolare del marchio di fatto dipende dalla sua estensione territoriale.

Se il marchio è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non può impedire ad altri di utilizzare e/o registrare un marchio identico o simile, potendo esclusivamente proseguire l’utilizzo dello stesso nel medesimo ambito territoriale in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Diverso il caso in cui un marchio di fatto sia diffuso a livello nazionale: il titolare dello stesso potrà adire l’Autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento della nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti /o servizi identici o affini.

La giurisprudenza ha evidenziato che, nella realtà attuale, il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale, in quanto rendono agevole e “normale” che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa.

La notorietà locale pare, quindi, doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale.

La tutela del marchio di fatto va ricondotta alle norme concernenti la concorrenza sleale in termini di confusione tra i consumatori circa la provenienza di un determinato prodotto e/o servizio.

Si tenga presente, in ogni caso, che se i consumatori – nonostante l’identità del segno – sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi il rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare; ne consegue, per l’effetto, l’assenza di qualsivoglia tutela in capo al titolare del marchio di fatto.

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Packaging, contraffazione e concorrenza sleale: interessante pronuncia delle Sezioni Specializzate del Tribunale di Milano del 2016 relativamente ad un bene di consumo comune, ovvero un tubetto di colla.

glue-1418667La società Alfa conveniva in giudizio la società Beta lamentando comportamenti di contraffazione dei propri diritti industriali e di concorrenza sleale.

In particolare, Alfa riferiva di essere venuta a conoscenza che un proprio cliente e distributore, la società Beta, importava e commercializzava una colla che si poneva in rapporto di concorrenza sleale e di contraffazione rispetto alla propria, il cui nome costituiva marchio registrato e il cui packaging era sempre rimasto invariato sin dal 1972, risultando quest’ultimo pedissequamente copiato dal prodotto commercializzato da Beta.

Alfa lamentava, pertanto, l’illecito di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. ed, in particolare, quelle per uso di segno distintivo e confondibile altrui, per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, nonché contraffazione del marchio di forma di fatto, costituito dal packaging della propria colla.

Si costituiva in giudizio Beta, richiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, sostenendo la non confondibilità dei due prodotti.

In particolare, Beta evidenziava sia la diversità dei formati con cui le colle venivano commercializzate, sia il diverso nome e marchio apposto sulla confezione cartonata e sul tubetto che contiene il prodotto. Per quanto concerneva la concorrenza sleale, Beta sosteneva l’assenza di concorrenza parassitaria in quanto questa sussiste solo in presenza di un’imitazione continua, sistematica e durevole.

La questione centrale affrontata dal Tribunale di Milano riguarda i diritti che Alfa può vantare sul packaging del proprio prodotto.

A parere del Tribunale milanese, Alfa non avrebbe fornito alcuna prova in merito agli elementi costitutivi della contraffazione del marchio di fatto concernente il packaging della propria colla, ovvero la diffusione sul mercato della stessa e la convinzione radicatasi presso il pubblico dell’immediata riconducibilità di un simile marchio di forma ad Alfa medesima. La tutela concernente il marchio di fatto veniva, pertanto, rigettata.

Miglior sorte aveva l’ulteriore tutela invocata, vale a dire quella della concorrenza sleale: dalle fotografie e dai campioni depositati da Alfa – reputa il Tribunale – risulta chiaramente che il packaging dei prodotti contestati integri una pedissequa imitazione di quelli di Alfa . La copiatura sarebbe talmente evidente anche in ragion del fatto che la confezione di Beta richiamava persino un riferimento normativo riportato in modo sbagliato già nella confezione del prodotto di Alfa. Anche i tubetti e i box trasparenti in plastica risultano nel complesso una pedissequa copiatura di quelli di Alfa, così da determinare un forte richiamo nella percezione del consumatore, soprattutto al confronto a distanza che deve essere assunto a base della valutazione di confondibilità.

Il Tribunale ritiene, pertanto, sussistere l’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e per appropriazione dei pregi dell’altrui prodotto. Non ritiene, invece, che sia rinvenibile la concorrenza sleale parassitaria, avendo gli atti imitativi riguardato un solo prodotto.

La società convenuta veniva condannata al risarcimento del danno nella misura di Euro 15.000,00. Tale voce risarcitoria comprende sia il mancato guadagno, parametrato sulla base degli utili conseguiti dalla società Beta (Euro 9.108,48), sia il danno all’immagine (Euro 4.554,24, ovvero il 50% dei mancati guadagni) sia, infine, la rivalutazione monetaria e interessi legali (Euro 1.337,28).

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